Cosa rischia chi usa un brevetto senza permesso a Dubai?
Lo sfruttamento non autorizzato espone all'azione del titolare per inibitoria, sequestro dei prodotti e degli strumenti e risarcimento del danno provato, secondo la Federal Law No. 11 of 2021. La tutela è territoriale: un brevetto italiano non produce effetti negli Emirati.
Scritto da Avv. Massimo Romano, Avvocato penalista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23/10/2015. Assistenza a cittadini e imprese italiane negli Emirati Arabi Uniti.
Il perimetro del diritto
Il brevetto conferisce un'esclusiva di vent'anni dalla data di deposito, subordinata al pagamento delle annualità di mantenimento.
L'ambito di protezione è definito dalle rivendicazioni: la valutazione della violazione si fa su quel testo, non sulla descrizione commerciale del prodotto.
Fuori dagli Emirati il titolo non vale: la protezione si ottiene con deposito nazionale o fase nazionale di una domanda internazionale.
La Federal Law No. 11 of 2021 richiede novità, attività inventiva e applicazione industriale: la contestazione della validità del titolo è una difesa autonoma rispetto a quella sulla contraffazione, e va impostata con un consulente tecnico.
Gli strumenti del titolare
Inibitoria dell'uso, sequestro dei prodotti e degli strumenti utilizzati, distruzione, risarcimento del danno documentato.
Le misure urgenti possono essere chieste al giudice statale anche in presenza di clausola arbitrale, per previsione della Federal Law No. 6 of 2018.
La domanda si propone davanti al giudice competente e, nelle corti onshore, tramite un advocate iscritto al Roll ai sensi del Federal Decree-Law No. 34 of 2022: gli atti sono in arabo e i documenti tecnici vanno tradotti da traduttore giurato.
Le difese di chi è accusato
Si contesta la corrispondenza fra il prodotto e le rivendicazioni, si verifica la validità del titolo e il pagamento delle annualità, si valuta l'esistenza di un preuso documentato.
Un'altra strada è la licenza obbligatoria prevista dalla legge quando il titolare non attua l'invenzione per tre anni consecutivi, dopo aver tentato di ottenere una licenza a condizioni ragionevoli.
La licenza obbligatoria prevista dalla Federal Law No. 11 of 2021 richiede il previo tentativo di ottenere una licenza contrattuale a condizioni ragionevoli: la documentazione di quel tentativo è parte integrante della domanda.
Prevenire prima di produrre
Prima di lanciare un prodotto conviene una ricerca sui titoli esistenti nelle classi tecniche pertinenti, con il supporto di un consulente in proprietà industriale.
Va verificata anche la posizione contrattuale: chi produce su specifiche altrui dovrebbe farsi garantire dal committente la libertà di utilizzo della tecnologia impiegata.
La Federal Law No. 11 of 2021 disciplina anche le licenze contrattuali: un accordo scritto con il titolare, con perimetro territoriale e temporale definito, è quasi sempre più conveniente del contenzioso che ne deriverebbe.
Altre domande su questo tema
Il mio brevetto europeo copre gli Emirati?
No. Il brevetto europeo non si estende agli Emirati: serve un deposito nazionale presso il Ministry of Economy oppure l'ingresso nella fase nazionale emiratina di una domanda internazionale PCT, entro i termini di quel trattato.
Vale il preuso?
La posizione di chi utilizzava l'invenzione prima del deposito altrui va valutata alla luce della Federal Law No. 11 of 2021 e delle prove disponibili. Come per i marchi, la documentazione datata e coeva è ciò che rende la difesa praticabile.
Rischio anche se il prodotto è importato?
Sì. L'esclusiva copre anche l'importazione e la commercializzazione: un prodotto realizzato legittimamente altrove può violare un brevetto emiratino quando entra nel Paese. La verifica va fatta prima della spedizione. Per le importazioni conviene verificare i titoli esistenti prima della spedizione, quando il carico è ancora fermabile senza costi.
Fonti
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Chi ha scritto questa pagina
Avv. Massimo Romano, Avvocato penalista. Assiste cittadini e imprese italiane nei procedimenti penali e nelle operazioni societarie che coinvolgono gli Emirati Arabi Uniti, con contatto diretto al numero indicato in ogni pagina.
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