Cosa rischia chi registra un marchio in mala fede a Dubai?

Il fenomeno tipico

Il caso ricorrente riguarda un distributore, un agente o un ex partner che deposita a proprio nome il marchio del fornitore straniero, per poi negoziarne la restituzione o bloccare le importazioni.

Il sistema del primo depositante rende l'operazione tecnicamente possibile, ed è la ragione per cui il deposito va fatto prima di aprire i rapporti commerciali, non dopo.

Il Federal Decree-Law No. 36 of 2021 non impedisce il deposito da parte di chi non usa il segno: l'esame del Ministry of Economy verifica gli impedimenti assoluti, non la legittimazione sostanziale del richiedente. Il controllo passa dall'opposizione e dalla successiva domanda di cancellazione.

Gli strumenti del titolare

La via principale è la domanda di cancellazione fondata sulla notorietà del segno o sulla mala fede del depositante.

Il decreto prevede anche il reclamo contro le decisioni del ministero e il successivo ricorso all'autorità giudiziaria, con termini propri.

Le prove decisive sono documentali: corrispondenza commerciale, contratti di distribuzione, fatture anteriori al deposito contestato.

Il procedimento segue le regole della Cabinet Resolution No. 57 of 2022 per la parte amministrativa e quelle processuali ordinarie per la fase giudiziale: davanti alle corti onshore la rappresentanza spetta a un advocate iscritto al Roll.

Il termine dei cinque anni

Per il titolare di un marchio notorio la domanda di cancellazione della registrazione altrui va proposta entro cinque anni dalla registrazione.

È un termine da presidiare con il monitoraggio delle pubblicazioni: molte imprese scoprono il deposito abusivo quando il termine è già decorso in parte.

Il termine decorre dalla registrazione, non dalla scoperta: il monitoraggio delle pubblicazioni del Ministry of Economy è quindi l'unico modo per accorgersene quando il rimedio è ancora pieno, e il costo di quel monitoraggio è una frazione di quello dell'azione.

Il termine quinquennale riguarda l'azione fondata sulla notorietà. Restano ferme le altre azioni, fra cui quella contrattuale contro il distributore che ha violato gli obblighi assunti, che segue termini propri.

Le conseguenze per chi deposita

Oltre alla cancellazione, il depositante abusivo può essere condannato al risarcimento del danno provato dal titolare legittimo.

Il comportamento rileva anche sul piano contrattuale: nel rapporto di distribuzione integra una violazione degli obblighi di buona fede che il nuovo codice civile, in vigore dal 1° giugno 2026, richiama espressamente.

Nei contratti con distributori locali conviene inserire un divieto esplicito di deposito di segni del fornitore e l'obbligo di trasferimento immediato di eventuali registrazioni.

Conviene prevedere anche che il costo del trasferimento della registrazione sia a carico di chi l'ha depositata e che il mancato adempimento entro un termine breve costituisca causa di risoluzione del contratto di distribuzione.