Si possono designare gli Emirati con una domanda internazionale di marchio?
Sì, dal 28 dicembre 2021. Con l'adesione al Protocollo di Madrid gli Emirati possono essere designati in una domanda internazionale depositata partendo da un marchio italiano o dell'Unione europea. L'ufficio emiratino si è riservato 18 mesi per comunicare un eventuale rifiuto e applica una tassa individuale.
Scritto da Avv. Massimo Romano, Avvocato penalista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23/10/2015. Assistenza a cittadini e imprese italiane negli Emirati Arabi Uniti.
Come funziona la domanda
Serve una domanda o una registrazione di base presso l'ufficio italiano brevetti e marchi oppure presso l'ufficio dell'Unione europea.
La domanda internazionale si presenta tramite l'ufficio di origine, che la trasmette all'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
Il richiedente indica gli Stati designati, fra cui gli Emirati, e paga le tasse corrispondenti.
La classificazione segue l'accordo di Nizza, adottato anche dall'ufficio emiratino.
La domanda internazionale deve riprodurre il marchio di base senza modifiche e non può coprire prodotti ulteriori rispetto a quelli già rivendicati.
I tempi e il rifiuto
Gli Emirati hanno dichiarato un termine di 18 mesi per notificare un rifiuto provvisorio.
Il rifiuto può arrivare anche dopo quel termine se fondato su un'opposizione di terzi.
Ricevuta la notifica, il titolare deve nominare un rappresentante locale per replicare nei termini.
Il silenzio dell'ufficio entro il termine equivale a protezione accordata nel territorio.
Il termine di 18 mesi decorre dalla notifica della designazione all'ufficio emiratino, non dalla data di deposito internazionale.
Costi e gestione
Gli Emirati hanno scelto la tassa individuale, che sostituisce la quota ordinaria prevista dal sistema.
La registrazione internazionale ha durata decennale e si rinnova con un unico versamento per tutti gli Stati designati.
Nuovi Stati possono essere aggiunti in seguito con una designazione successiva.
I cambi di titolare e di indirizzo si annotano una sola volta e valgono per tutte le designazioni.
La tassa individuale è pubblicata dall'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e viene aggiornata periodicamente.
I limiti da considerare
Nei primi 5 anni la registrazione internazionale dipende dal marchio di base: se questo cade, cadono anche le designazioni.
In quel caso è possibile la trasformazione in domande nazionali, con costi e termini stringenti.
Il deposito diretto presso il Ministry of Economy resta preferibile quando gli Emirati sono l'unico mercato di interesse.
Le opposizioni locali seguono comunque la procedura emiratina, con i termini previsti dalla normativa nazionale.
La trasformazione in domande nazionali va chiesta entro 3 mesi dalla cancellazione della registrazione internazionale. Prima di designare gli Emirati conviene una ricerca di anteriorità sul registro tenuto dal Ministry of Economy, perché il rifiuto per conflitto con un marchio già registrato è l'ipotesi più frequente.
Altre domande su questo tema
Conviene la via internazionale o il deposito diretto negli Emirati?
La via internazionale conviene quando si designano più Stati insieme, perché riduce costi e adempimenti di gestione. Per il solo mercato emiratino il deposito diretto evita la dipendenza quinquennale dal marchio di base e può risultare più rapido nel dialogo con l'ufficio locale.
Serve un rappresentante negli Emirati?
Non per depositare la designazione, che passa dall'ufficio di origine. Diventa necessario se arriva un rifiuto provvisorio o un'opposizione, perché le repliche vanno presentate localmente entro termini brevi. Conviene individuare il corrispondente prima, per non perdere tempo alla notifica.
Il marchio internazionale copre anche le free zone?
La protezione vale per l'intero territorio degli Emirati, zone franche comprese, perché la registrazione è federale. Le autorità delle zone possono però richiedere prove di titolarità per l'uso del nome nella licenza commerciale, che segue una procedura amministrativa distinta dalla tutela del marchio.
Fonti
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Chi ha scritto questa pagina
Avv. Massimo Romano, Avvocato penalista. Assiste cittadini e imprese italiane nei procedimenti penali e nelle operazioni societarie che coinvolgono gli Emirati Arabi Uniti, con contatto diretto al numero indicato in ogni pagina.
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