Come si concede in licenza un marchio negli Emirati?
Con un contratto scritto e annotato. Il Federal Decree-Law No. 36 of 2021 consente al titolare di concedere il marchio in licenza, anche in via non esclusiva, e l'annotazione nel registro tenuto dal ministero rende l'accordo opponibile ai terzi. Il licenziante deve controllare la qualità dei prodotti.
Scritto da Avv. Massimo Romano, Avvocato penalista, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23/10/2015. Assistenza a cittadini e imprese italiane negli Emirati Arabi Uniti.
Forma e annotazione
Il Federal Decree-Law No. 36 of 2021 richiede la forma scritta per la licenza.
L'annotazione nel registro rende l'accordo opponibile ai terzi.
Il contratto indica i prodotti, il territorio e la durata della licenza.
La licenza non può eccedere la durata residua della registrazione del marchio.
Le modifiche vanno annotate come l'accordo originario.
Il Federal Decree-Law No. 36 of 2021 prevede che la registrazione del marchio duri 10 anni, rinnovabili. La licenza non può estendersi oltre la scadenza della registrazione.
Il controllo sulla qualità
Il licenziante deve poter verificare la qualità dei prodotti contrassegnati.
Il contratto deve prevedere ispezioni, campionature e approvazione dei materiali promozionali.
Una licenza senza controllo espone il marchio a contestazioni sull'idoneità a distinguere.
La Federal Law No. 15 of 2020 vieta le comunicazioni ingannevoli verso il consumatore.
Il mancato rispetto degli standard deve consentire la risoluzione immediata.
Il Federal Decree-Law No. 36 of 2021 tutela il pubblico dalle indicazioni idonee a ingannare sulla provenienza. L'inganno sul pubblico rileva anche quando il segno è usato dal licenziatario.
Esclusiva e sublicenza
La licenza può essere esclusiva, unica o semplice: la differenza va scritta.
La sublicenza è ammessa solo se espressamente prevista.
Vanno definiti i limiti territoriali e i canali di vendita consentiti.
La vendita online richiede una disciplina specifica sui mercati raggiungibili.
Gli obblighi minimi di fatturato sono lo strumento per rendere effettiva l'esclusiva.
Il Ministry of Economy annota nel registro le licenze e le loro modifiche, su domanda delle parti. L'annotazione si chiede con una domanda sottoscritta dalle parti.
Alla fine del rapporto
Va disciplinato il destino delle scorte residue e il termine per smaltirle.
I materiali promozionali e i domini che contengono il marchio vanno restituiti o trasferiti.
L'annotazione della licenza va cancellata dal registro.
Le clausole di riservatezza devono sopravvivere alla cessazione.
Un divieto di registrare marchi simili dopo la fine del rapporto è opportuno.
Il Federal Decree-Law No. 36 of 2021 consente al titolare di agire contro l'uso non autorizzato dopo la cessazione, e la licenza non può estendersi oltre quella scadenza. L'uso successivo alla cessazione va fatto cessare senza attendere.
Altre domande su questo tema
La licenza va per forza annotata?
L'accordo è valido fra le parti anche senza annotazione, ma l'iscrizione nel registro tenuto dal ministero lo rende opponibile ai terzi e agevola le azioni contro le contraffazioni. È un passaggio poco costoso che evita contestazioni sulla legittimazione ad agire del licenziatario.
Il licenziatario può agire contro i contraffattori?
Dipende da quanto prevede il contratto e dal tipo di licenza. Il Federal Decree-Law No. 36 of 2021 consente al titolare di agire; la legittimazione del licenziatario va riconosciuta espressamente. Una clausola chiara evita che il contraffattore eccepisca il difetto di legittimazione.
Cosa rischia chi non controlla la qualità?
Il marchio perde la funzione di indicare una provenienza costante e diventa più fragile. Nei casi estremi l'uso ingannevole può essere contestato dall'autorità e dai concorrenti. Le ispezioni previste nel contratto vanno esercitate davvero, perché una clausola mai applicata non protegge.
Fonti
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Chi ha scritto questa pagina
Avv. Massimo Romano, Avvocato penalista. Assiste cittadini e imprese italiane nei procedimenti penali e nelle operazioni societarie che coinvolgono gli Emirati Arabi Uniti, con contatto diretto al numero indicato in ogni pagina.
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